Diante a criação diária de novas empresas de diversos ramos com sinais distintivos para se identificar, o registro de marcas torna-se elemento essencial para qualquer empreendedor que deseja se destacar e se proteger contra o uso indevido por terceiros.
A marca pode ser conferida para um produto ou serviço, desde que tenha poder de distingui-lo de forma visual de outros semelhantes ou afins. Contudo, algumas dúvidas surgem sobre quem pode registrar e utilizar de uma marca.
Conforme o artigo 128 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Intelectual), podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado que possuam sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
É importante ressaltar que as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade exercida efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição.
O registro de marca expedido de forma válida garante a propriedade da marca, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional e lhe conferindo os direitos de cessão, licença e zelo pela sua integridade material ou reputação.
Nesse ponto ressalta-se a possibilidade ao direito de precedência ao registro, conferida pela legislação, através do art. 129, §1º da Lei de Propriedade Intelectual:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
Isto é, a pessoa de boa fé que utilizava há pelo menos seis meses de uma marca idêntica ou semelhante à uma requerida para registro, pode reivindicar o direito de precedência ao registro.
O Manual de Marcas divulgado pelo INPI, órgão responsável pelo registro, esclarece que serão considerados usuários anteriores de boa-fé apenas aqueles que nunca pleitearam o sinal em disputa, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprovatória de uso anterior.
Em casos como este, pode-se pleitear judicialmente o direito à precedência ao registro caso haja negativa pelo INPI. Vale lembrar que o STJ já adotou posicionamento de que o direito de precedência pode ser fundamento para a nulidade de registro de marca, ainda que não tenha havido impugnação durante o processo de registro junto ao INPI, enquanto o posicionamento administrativo do INPI é de que o direito de precedência somente é considerado se argumentado em sede de oposição.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO NA VIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CONFLITO QUE, TODAVIA, RESULTAM NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
(…)
5- Para aferição de eventual colidência entre nome empresarial e marca e incidência da proibição legal contida no art. 124, V, da Lei 9.279/96, não se pode restringir-se à análise do critério de anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da especialidade e da territorialidade. Precedentes.
6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, §1º, da Lei 9.279/1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma.
(…)
9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp 1673450/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017)
Por fim, conforme art. 133 da referida lei, o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, com requerimento a ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.
Portanto, é medida importantíssima ao empreendedor que, antes mesmo de iniciar suas atividades, adote as providências necessárias para proteger o símbolo que vai distinguir sua empresa ou serviços de todos os demais e gozar de sua criação intelectual.
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